In cease and desist with contractual penalties by a company and its organ falls for infringement only a penalty to

a) In cease and desist, after brands- or wettbewerbsrechtli-chen warnings be issued, it usually corresponds to the ob-jective interests of both parties, only their elimination zuzu-let, even if the enforcement of a corresponding Vollstreckungsti-means can be countered. This requires regular advance reasons, to which also oppose enforcement action can be based.

b) In der Regel fällt bei Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafeverspre-chen durch eine Gesellschaft und ihr Organ bei einem Verstoß, welcher der Gesellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine Vertragsstrafe an, für die Gesellschaft und Organ als Gesamtschuldner haften (Fortführung von BGH, Decision of 12. January 2012 I ZB 43/11, Wheat 2012, 541 Rn. 6).

JUDGMENT BGH I ZR 210/12 from 8. More 2014 – fishtailparka

Civil Code § 313 Abs. 3 Sentence 2

a) In cease and desist, after brands- oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen abgegeben werden, it usually corresponds to the ob-jective interests of both parties, only their elimination zuzu-let, even if the enforcement of a corresponding Vollstreckungsti-means can be countered. This requires regular advance reasons, to which also oppose enforcement action can be based.

b) In der Regel fällt bei Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafeverspre-chen durch eine Gesellschaft und ihr Organ bei einem Verstoß, welcher der Gesellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine Vertragsstrafe an, für die Gesellschaft und Organ als Gesamtschuldner haften (Fortführung von BGH, Decision of 12. January 2012 I ZB 43/11, Wheat 2012, 541 Rn. 6).

BGH, Judgment of 8. More 2014 – I ZR 210/12 – OLG Frankfurt am Main

LG Frankfurt am Main – 2 –

The I. Civil Division of the Federal Court dated to the hearing 6. February 2014 by the judges Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Cook and Dr. Loeffler

hereby:

Auf die Revision des Klägers und die Anschlussrevision der Be-klagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 4. October 2012 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel im Kostenpunkt und insoweit aufge-hoben, als das Berufungsgericht den Unterlassungsantrag abge-wiesen, der Widerklage stattgegeben und die Anschlussberufung des Klägers hinsichtlich der Verstöße vom Oktober 2010 über ei-nen Betrag von 34.000 € hinaus zurückgewiesen hat, und soweit die Berufung der Beklagten hinsichtlich der Verurteilung nach den Klageanträgen zu 2 and 4 (Zahlung von Vertragsstrafen von je-weils insgesamt 6.000 €) been rejected.

Auf die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main 8. Kammer für Handelssachen vom 24. August 2011 unter Zu-rückweisung der weitergehenden Rechtsmittel insoweit abgeän-dert, als die Beklagten zur Zahlung von jeweils 6.000 € nebst Zin-sen verurteilt worden sind, und insoweit wie folgt neu gefasst:

Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner 8.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank aus 2.000 € seit dem 4. March 2010 und aus – 3 –

6.000 € seit dem 10. November 2011 an den Kläger zu zahlen.

Die Widerklageanträge zu 2 a cc und 2 b werden zurückgewiesen.

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers erster Instanz tragen die Beklagten jeweils zu 28% und der Kläger zu 44%. Der Kläger trägt die außergerichtlichen Kosten erster In-stanz der Beklagten jeweils zu 44 %.

Im zweiten Rechtszug tragen der Kläger 32% und die Beklagten jeweils 34% der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten des Klägers. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten sowie die Kosten der Streithilfe in zweiter Instanz trägt der Kläger jeweils zu 32%.

Die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens sowie die außerge-richtlichen Kosten des Klägers im Nichtzulassungsbeschwerde- und im Revisionsverfahren werden jeweils zu 36% den Beklagten und zu 28% dem Kläger auferlegt. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten im Nichtzulassungsbeschwerde- und Revisionsver-fahrens trägt der Kläger jeweils zu 28%

 

. Die außergerichtlichen Kosten der Streithilfe des Nichtzulassungsbeschwerde- und des Revisionsverfahrens trägt der Kläger zu 32%.

 

Im Übrigen trägt jede Partei ihre außergerichtlichen Kosten selbst.

By rights – 4 –

Facts:

Der Kläger ist Inhaber der am 30. January 2009 angemeldeten und am 8. June 2009 unter anderem für Oberbekleidung eingetragenen WortBild-Marke Nr. 302009000717

Der Kläger und die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 is, sind Wettbewerber beim Vertrieb von Armeekleidung im Internet. Dazu gehören auch die Parkas M-51 und M65 der US-Army, die im Rückenbereich deutlich länger als im vorderen Bereich sind und deshalb als “fishtailparkas” are referred (fishtail = Fischschwanz).

Im Oktober 2009 vertrieb die Beklagte zu 1 Armeekleidung auf Internet-seiten mit den Domainnamen fishtail-parka.com und fishtail-parka.eu. Sowohl in der Kopf- als auch in der Fußzeile der Internetseite fishtail-parka.com hieß es “fishtailparkas and more”.

Unter dem 9. November 2009 mahnte der Kläger die Beklagten unter anderem wegen Benutzung der Bezeichnung “fishtailparkas and more” und der Domainnamen “fishtail-parka.com” and “fishtail-parka.de” from. Mit Fax vom 18. November 2009 übersandten die Beklagten eine strafbewehrte Unterlas-sungserklärung “unter der auflösenden Bedingung des Fortfalls des Marken-schutzes” für die Klagemarke. Darin verpflichteten sie sich,

1

2

3

4 – 5 –

1. to refrain, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Klägers Armeebekleidung über das Internet zum Kauf anzubieten oder anbieten zu lassen, when this happens

a) unter Verwendung der Domain “fishtail-parka.com” and / or “fishtail-parka.de” and / or

b) unter Verwendung des Zeichens “fishtailparkas and more”, soweit der Begriff “fishtailparkas” nicht ausschließlich zur Bezeichnung der US-Army-Parkas M51 und/oder M65 gebraucht wird;

2. für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot gemäß Ziffer 1 eine vom Kläger geforderte Vertragsstrafe i.H. von bis zu 6.000 € zu zahlen.

Der Kläger nahm diese Unterlassungserklärung mit Telefax vom selben Tag an.

Mit Telefax vom 19. November 2009 mahnte der Kläger die Beklagten wegen Benutzung der Domainnamen fishtail-parka.eu und fishtail-parka.com ab und forderte Zahlung einer Vertragsstrafe von insgesamt 12.000 € sowie Ab-mahnkosten in Höhe von 1.379,80 €. Daraufhin gaben die Beklagten am 24. November 2009 eine weitere Unterlassungserklärung ab, deren Wortlaut mit der Unterlassungserklärung vom 18. November 2009 übereinstimmt. Lediglich unter 1. a) ist anstelle des Domainnamens “fishtailparka.de” der Domainname “fishtail-parka.eu” aufgenommen worden. Mit Telefax vom 25. November 2009 nahm der Kläger auch diese Unterlassungserklärung an.

At the 6. October 2010 mahnte der Kläger die Beklagten erneut ab, weil ab 4. October 2010 unter fishtail-parka.de/shop Armeekleidung, insbesondere Fishtail Shell Parkas, zum Kauf angeboten wurden, und forderte sie zur Abgabe einer weiteren strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.379,80 € und von Vertragsstrafen von jeweils 6.000 € auf. Daraufhin kündigten die Beklagten mit Schreiben vom 13. October

5

6

7 – 6 –

2010 den Unterlassungsvertrag vom 18. November 2009 wegen Störung der Geschäftsgrundlage.

Einen gegen die Klagemarke gerichteten Löschungsantrag der Beklagten zu 1 wies das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 1. April 2011 back. Zur Begründung führte die Markenabteilung aus, der Wortbe-standteil “fishtailparkas” sei zwar seit Jahren eine beschreibende Angabe für Jacken mit einer bestimmten Schnittform und sei damit jedenfalls in Bezug auf Oberbekleidung ohne weiteres beschreibend. Die graphische Ausgestaltung der Klagemarke sei aber geeignet, die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 No.. 1 and No.. 2 MarkenG zu überwinden.

Soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, hat der Kläger bean-tragt,

die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel jeweils geson-dert zu verurteilen, to refrain, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustim-mung des Klägers Armeebekleidung über das Internet zum Kauf anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies geschieht unter Verwendung der Do-main fishtail-parka.de und/oder fishtailparka.de.

Weiter hat er von den Beklagten Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 24.000 € desires, wovon 6.000 € auf die mit der Warning from 19. Novem-ber 2009 and 18.000 € auf die mit der Warning from 6. October 2010 gerüg-ten Verstöße gegen die Unterlassungserklärungen entfallen. Schließlich hat der Kläger von den Beklagten gesamtschuldnerisch für diese beiden Abmahnungen jeweils die Zahlung von 1.379,80 € Abmahnkosten verlangt.

Das Landgericht hat der Unterlassungsklage ohne den Zusatz “jeweils gesondert” und beschränkt auf die Verwendung des Domainnamens “fishtail-parka.de” stattgegeben. Vertragsstrafen hat es gegen beide Beklagten nur in

8

9

10

11 – 7 –

Höhe von jeweils 6.000 € zugesprochen, wovon 2.000 € auf die Warning from 19. November 2009 and 4.000 € auf die Warning from 6. October 2010 entfallen. Abmahnkosten hat das Landgericht in Höhe von insgesamt 2.291,60 € nebst Zinsen zuerkannt, wobei es für die Abmahnung vom Oktober 2010 only 911,80 € zugesprochen hat. Die Widerklage der Beklagten auf Fest-stellung, dass dem Kläger gegen sie kein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung des Zeichens “fishtailparkas and more” sowie der Domainna-men “fishtailparka.com” and / or “fishtail-parka.eu” zusteht, hat das Landge-richt abgewiesen.

In der Berufungsinstanz hat der Kläger seinen Unterlassungsanspruch nur noch auf Vertrag und nicht mehr auf Trademark supported. Das Berufungs-gericht hat die Klage mit dem Unterlassungsantrag insgesamt abgewiesen und auf den ersten Hilfsantrag der Widerklage festgestellt, dass die Unterlassungs-erklärungen vom 18. and 24. November 2009 durch Kündigung der Beklagten vom 13. October 2010 are ineffective. Den Hauptantrag zur Widerklage (Un-wirksamkeit der Unterlassungserklärungen mit Rechtskraft des Beschlusses des DPMA vom 1. April 2011) hat das Berufungsgericht abgewiesen. Die Verur-teilung hinsichtlich der Vertragsstrafen und Abmahnkosten durch das Landge-richt hat es bestätigt. Die auf Zahlung weiterer Vertragsstrafen in Höhe von je-weils 18.000 € durch beide Beklagten gerichtete Anschlussberufung des Klä-gers hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision wendet sich der Kläger ge-gen das Berufungsurteil, soweit darin sein Unterlassungsantrag weitergehend als durch das Landgericht abgewiesen, der Widerklage stattgegeben und die Anschlussberufung des Klägers hinsichtlich der Verstöße vom Oktober 2010 been rejected. Die Beklagten verfolgen im Wege der Anschlussre-vision ihren Antrag auf vollständige Klageabweisung sowie den Hauptantrag der

12

13 – 8 –

Widerklage weiter. Die Parteien beantragen jeweils, das Rechtsmittel der Ge-genseite zurückzuweisen.

Reasons:

A. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag für insgesamt un-begründet gehalten und der Widerklage teilweise stattgegeben; hinsichtlich der Vertragsstrafen und Abmahnkosten hat es das Urteil des Landgerichts bestä-tigt. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Zwar habe ursprünglich aufgrund des Unterlassungsvertrags vom 18. November 2009, der am 24. November 2009 wiederholt und bestätigt wor-den sei, eine Unterlassungsverpflichtung der Beklagten bestanden. Der Unter-lassungsvertrag sei jedoch durch die Kündigung der Beklagten vom 13. October 2010 insgesamt beendet worden. Entgegen der ursprünglichen Annahme der Parteien habe das Deutsche Patent- und Markenamt die erforderliche Unter-scheidungskraft der Marke allein mit der graphischen Ausgestaltung des Zei-chens begründet. Damit sei die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsver-trag entfallen, so dass die Beklagten berechtigt gewesen seien, den Unterwer-fungsvertrag zu kündigen.

Bis zur Kündigung seien die Beklagten dagegen zur Unterlassung ver-pflichtet gewesen. Sie könnten keine Rückgängigmachung des für sie nachteili-gen Vertrags aufgrund fahrlässig falscher Darstellungen des Klägers verlangen. Es stelle keine Verletzung vorvertraglicher Pflichten dar, dass der Kläger eine später vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht geteilte Rechtsauffassung vertreten habe. Zudem habe er aufgrund der Eintragung der Streitmarke auf die

14

15

16 – 9 –

Richtigkeit der Amtsprüfung vertrauen dürfen. Darüber hinaus seien sich die Beklagten der Zweifelhaftigkeit ihrer Inanspruchnahme bewusst gewesen und hätten die Unterwerfungserklärung nach eigenem Bekunden aus rein wirtschaft-lichen Gründen abgegeben, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu ver-meiden. Es sei auch nicht rechtsmissbräuchlich, dass der Kläger Abmahnkos-ten und Vertragsstrafen geltend mache. Der gesetzliche Unterlassungsan-spruch sei nicht unzweifelhaft entfallen, denn das Deutsche Patent- und Mar-kenamt habe die Marke nicht gelöscht. Deshalb habe die vertragliche Unterlas-sungsverpflichtung nur durch eine Kündigung beseitigt werden können. Der Kläger könne daher die vom Landgericht zugesprochenen Abmahnkosten und Vertragsstrafen für die mit den Abmahnungen vom 19. November 2009 and 6. October 2010 gerügten Verstöße verlangen.

B. Die Revision des Klägers und die Anschlussrevision der Beklagten haben teilweise Erfolg.

I. Unterlassungsantrag und Widerklage

Die Revision des Klägers hat Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Klage mit dem Unterlassungsantrag insgesamt abgewiesen und der Widerklage stattgegeben hat. Die Anschlussrevision der Beklagten ist unbegründet, soweit sie den Hauptantrag zur Widerklage weiterverfolgen. Auch die weiteren mit der Widerklage verfolgten Hilfsanträge sind unbegründet.

1. The adoption of the Appellate Court, dem Kläger stehe ein Unterlas-sungsanspruch gegen die Verwendung des Domainnamens “fishtail-parka.de” nicht zu, does not withstand the legal scrutiny.

17

18

19

20

– 10 –

a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, wie jedes andere Dauerschuld-verhältnis könne auch der Unterlassungsvertrag durch eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn dem Schuldner die weitere Erfüllung des Vertrags nicht länger zumutbar sei. Dabei könne der Weg-fall des dem vertraglich vereinbarten Verbots zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund darstellen, der die Kündigung rechtfertige. Die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsvertrag, der sich ausdrücklich nur auf eine Verwendung des Wortbestandteils der Streitmarke beziehe, sei entfallen, nachdem die ihm von beiden Parteien zugrunde gelegte Annahme, der Bildbestandteil der Marke sei eine für die Bestimmung der Unter-scheidungskraft der Marke unerhebliche Verzierung und deshalb für die Ver-wechslungsgefahr ohne Bedeutung, vom Deutschen Patent- und Markenamt im Löschungsverfahren nicht geteilt worden sei. Dies sei mit einer Änderung der Gesetzeslage oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung vergleichbar und berechtige die Beklagten gemäß § 313 Abs. 3 Sentence 2 BGB zur Kündigung des Unterlassungsvertrags. Dem kann nicht zugestimmt werden.

b) Das Berufungsgericht trennt rechtsfehlerhaft nicht zwischen den Vor-aussetzungen einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund nach § 314 BGB und einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Im Ergebnis ist es zu Unrecht von einer Wirksamkeit der Kündigung der Unterlassungsvereinba-rungen der Parteien durch die Erklärung der Beklagten vom 13. October 2010 ausgegangen.

aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterscheiden sich die Kündigung aus wichtigem Grund und wegen Wegfalls der Geschäfts-grundlage im Anwendungsbereich und im Zumutbarkeitsmaßstab. Während die außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses nach § 314 BGB

21

22

23 – 11 –

ein vertragsimmanentes Mittel zur Auflösung der Vertragsbeziehung darstellt, handelt es sich bei der Auflösung eines Vertrags wegen Wegfalls der Ge-schäftsgrundlage nach § 313 BGB um eine von vornherein auf besondere Aus-nahmefälle beschränkte rechtliche Möglichkeit, die zur Vermeidung untragbarer, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbarer Folgen unabweisbar er-scheinen muss. An die Vertragsauflösung aufgrund Wegfalls der Geschäfts-grundlage sind daher strengere Anforderungen zu stellen als an die außeror-dentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses (vgl. BGH, Judgment of 26. September 1996 I ZR 265/95, BGHZ 133, 316, 320, 327 Altunterwer-fung I). Auch ohne Kündigung kann einem vertraglichen Vertragsstrafeanspruch ausnahmsweise der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenstehen, wenn der Anspruch dem Gläubiger aufgrund einer erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, das heißt ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht (BGHZ 133, 316, 329 Altunterwerfung I; Judgment of 6. July 2000 I ZR 243/97, Wheat 2001, 85, 86 = WRP 2000, 1404 Altunterwerfung IV). An diesen zu § 242 BGB entwickelten Grundsätzen hat sich durch die Kodifizierung der Störung der Ge-schäftsgrundlage (§ 313 BGB) und des Kündigungsrechts von Dauerschuldver-hältnissen aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) durch das Gesetz zur Modernisie-rung des Schuldrechts vom 26. November 2001 (Gazette. I S. 3138) nichts geän-dert.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist im Streitfall vorrangig zu prüfen, ob die Beklagten die Unterlassungserklärungen außerordentlich kündigen konn-ten. Nach der Rechtsprechung des Senats bildet der Wegfall des dem vertrag-lich vereinbarten Verbot zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsan-spruchs einen wichtigen Grund, der die Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung rechtfertigt (BGHZ 133, 316, 321 Altunterwerfung I). Maßgeblich dafür ist, dass der Schuldner in einem sol-chen Fall die Zwangsvollstreckung aus einem entsprechenden gerichtlichen

24 – 12 –

Titel im Wege einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO für unzulässig erklären lassen kann. Der Gläubiger hat an der Fortsetzung des Unterlassungs-vertrags kein schützenswertes Interesse mehr, wenn ein entsprechender Unter-lassungstitel mit der Vollstreckungsabwehrklage aus der Welt geschafft werden könnte (BGHZ 133, 316, 323 Altunterwerfung I). Einer Gesetzesänderung steht der Fall gleich, dass das dem Schuldner aufgrund eines wettbewerbs-rechtlichen Unterlassungsanspruchs untersagte Verhalten aufgrund einer höchstrichterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig als rechtmäßig zu be-urteilen ist (BGH, Judgment of 2. July 2009 I ZR 146/07, BGHZ 181, 373 Rn. 17 ff. Mescher weis).

bb) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die vom Deutschen Patent- und Markenamt im Löschungsverfahren geäußerte Rechtsansicht aber nicht mit diesen Fällen vergleichbar. Ihre Auswirkungen entsprechen in keiner Weise einer Gesetzesänderung oder einer die Rechtslage allgemein verbindlich klärenden höchstrichterlichen Leitentscheidung (vgl. BGH, Judgment of 9. March 2010 VI ZR 52/09, Wheat 2010, 946 Rn. 22 = WRP 2010, 772). Nach Zurück-weisung des Löschungsantrags der Beklagten zu 1 hat die Marke des Klägers nach wie vor Bestand. Auf die Begründung der Zurückweisung durch das Deut-sche Patent- und Markenamt ließe sich auch keine Vollstreckungsabwehrklage gegen einen gerichtlichen Unterlassungstitel stützen, der inhaltlich den Unter-lassungserklärungen entspricht.

Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung hat die Vernei-nung des Unterlassungsanspruchs des Klägers daher keinen Bestand.

2. Das Berufungsurteil erweist sich in diesem Punkt Kündigung der Un-terlassungsvereinbarung aufgrund der Erklärung vom 13. October 2010 auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). Änderungen in der rechtli-

25

26

27 – 13 –

chen Beurteilung des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs, der dem Unterlas-sungsvertrag zugrunde liegt, die für eine außerordentliche Kündigung nicht aus-reichen, sind regelmäßig nicht geeignet, einen Wegfall der Geschäftsgrundlage zu begründen oder die Geltendmachung des vertraglichen Unterlassungsan-spruchs rechtsmissbräuchlich erscheinen zu lassen. Dies gilt auch im vorlie-genden Fall.

The evaluation of, ob der vom Kläger verfolgte gesetzliche Un-terlassungsanspruch bestand, fiel nach der vertraglichen Unterlassungsverein-barung in den Risikobereich der Beklagten. Nach dem Grundsatz interessenge-rechter Auslegung (vgl. BGH, Judgment of 27. March 2013 I ZR 9/12, Wheat 2013, 1213 Rn. 32 = WRP 2013, 1620 Sumo, mwN) ist die von der Erwartung beider Parteien abweichende Begründung der Schutzfähigkeit der Klagemarke durch das Deutsche Patent- und Markenamt allein der Risikosphäre der Beklag-ten zuzuordnen, die die Unterlassungserklärungen abgegeben haben. Im Hin-blick auf die streiterledigende, befriedende und einen gerichtlichen Titel erset-zende Funktion von Unterlassungserklärungen entspricht es in aller Regel dem objektiven Interesse beider Vertragsparteien, only their elimination zuzu-let, wenn der Grund für die Beseitigung bei einem Vollstreckungstitel als Einwendung nach § 767 ZPO geltend gemacht werden könnte. Besondere Um-stände, die ausnahmsweise zu einer anderen Beurteilung führen könnten, sind im Streitfall nicht ersichtlich. Die Beklagten hatten im Gegenteil von Anfang an erhebliche Bedenken, ob die Klagemarke Bestand haben würde. Sie haben sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gleichwohl zur Unterlassung verpflichtet, weil sie kein wirtschaftliches Interesse an einer gerichtlichen Aus-einandersetzung hatten. Als auflösende Bedingung haben sie nur den Fortfall der Marke vereinbart.

28 – 14 –

Liegen die Voraussetzungen für eine Kündigung nicht vor, verhält sich der Kläger auch nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er die Beklagten an der Kün-digungserklärung festhält.

Eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung der Vertragsstrafen für die im Jahr 2009 and 2010 vor der Kündigung begangenen Verletzungshandlungen lässt sich auch nicht damit begründen, das Landgericht habe in seinem insoweit rechtskräftig gewordenen Urteil vom 24. August 2011 adopted, dass dem Kläger zum Zeitpunkt der Abmahnung kein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung seiner Marke zustand. The fact, dass ein Instanzgericht nach Abschluss der Unterlassungserklärung feststellt, der gesetzliche Unterlas-sungsanspruch bestehe nicht, berechtigt schon nicht zur außerordentlichen Kündigung und ist erst recht ungeeignet, eine Rechtsmissbräuchlichkeit der Geltendmachung der Vertragsstrafe zu begründen. Dadurch verwirklicht sich lediglich ein Risiko, das die Beklagten in Kauf genommen haben, indem sie die Unterlassungserklärung abgaben statt eine gerichtliche Klärung herbeizuführen.

3. Da die Kündigungserklärung der Beklagten vom 13. October 2010 nicht wirksam ist, kann auch die vom Berufungsgericht auf die Widerklage aus-gesprochene Feststellung keinen Bestand haben, dass die Unterlassungserklä-rungen der Beklagten vom 18. November 2009 durch die Kündigung vom 13. October 2010 are ineffective.

4. Das Berufungsurteil ist somit auf die Revision des Klägers aufzuhe-ben, soweit es den Unterlassungsantrag in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang abgewiesen und der Widerklage stattgegeben hat. Einer Zurückverwei-sung an das Berufungsgericht bedarf es für diese Anträge nicht, weil der Senat auf Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts selbst darüber ent-scheiden kann (§ 563 Abs. 3 ZPO).

29

30

31

32 – 15 –

a) Die Beklagten waren zur Kündigung der Unterlassungsvereinbarungen der Parteien aus wichtigem Grund nach § 314 Abs. 1 BGB nicht berechtigt. Nach dieser Vorschrift liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung eines Dauer-schuldverhältnisses vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interes-sen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das ist im Allgemeinen nur anzunehmen, wenn die Gründe, auf die die Kündigung gestützt wird, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen (BGH, Judgment of 7. March 2013 III ZR 231/12, NJW 2013, 2021 Rn. 17, mwN). This is not the case here (dazu vorstehend Rn. 28).

b) Die Anschlussrevision, mit der die Beklagten den Hauptantrag der Wi-derklage (Unwirksamkeit der Unterlassungsvereinbarungen mit Rechtskraft der Löschungsentscheidung des Deutschen Patent- and Trademark Office) weiterverfol-gen, is unfounded.

Die zwischen den Parteien bestehenden Unterlassungsvereinbarungen sind weder durch Eintritt der auflösenden Bedingung des Fortfalls des Marken-rechts entfallen (§ 158 Abs. 2 BGB), weil die Marke nicht gelöscht worden ist, noch sind sie wirksam gekündigt worden (dazu vorstehend Rn. 24 f.). Auch auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs lässt sich der mit der Widerklage verfolg-te Hauptantrag nicht stützen. Der Einwand ist nicht begründet (dazu Rn. 29 f.).

c) Die weiteren mit der Widerklage verfolgten Anträge, über die ebenfalls zu entscheiden ist, sind auch unbegründet.

33

34

35

36 – 16 –

aa) Der Hilfsantrag zu 2 a cc, mit dem die Beklagten die Feststellung be-antragen, dass die Unterwerfungserklärungen durch Kündigung vom 4. October 2012 are ineffective, ist nicht begründet. Den Beklagten steht kein Kündi-gungsgrund zur Seite.

bb) Mit dem weiteren Hilfsantrag zu 2 b beantragen die Beklagten, fest-zustellen, nicht zur Unterlassung der Verwendung des Zeichens “fishtailparkas and more” und der Domainnamen “fishtailparka.com” and / or “fishtailpar-ka.eu” verpflichtet zu sein. Dieser Feststellungsantrag ist unbegründet, weil die Beklagten entsprechende Unterlassungsverpflichtungen vertraglich übernom-men haben, an die sie nach wie vor gebunden sind.

II. Vertragsstrafen

Hinsichtlich der Vertragsstrafen hat die Revision des Klägers nur Erfolg, soweit er sich gegen die Herabsetzung der Vertragsstrafe für den von den Be-klagten durch Verwendung des Domainnamens “fishtail-parka.de/shop” in 2010 begangenen Verstoß wendet. Die Anschlussrevision ist nur begründet, soweit das Berufungsgericht die Beklagten jeweils einzeln statt als Gesamt-schuldner zu Vertragsstrafen verurteilt hat.

1. Die Revision beanstandet zu Recht, dass sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht mit dem Vortrag des Klägers gegen die Herabsetzung der mit der Abmahnung vom 6. October 2010 geforderten Vertragsstrafe (Verwen-dung des Domainnamens “fishtail-parka.de/shop”) of 6.000 € auf 4.000 € be-fasst hat.

a) Das Berufungsurteil enthält keine Gründe für die Zurückweisung der gegen die Bestimmung der Vertragsstrafenhöhe durch das Landgericht gerich-

37

38

39

40

41

42 – 17 –

teten Einwände der Anschlussberufung. Auch im Urteil des Landgerichts finden sich dazu keine Ausführungen, auf die sich das Berufungsgericht (stillschwei-gend) hätte beziehen können. Dort heißt es lediglich, da die Beklagten erneut gegen ihre Unterlassungsverpflichtung verstoßen hätten, sei eine höhere Ver-tragsstrafe festzusetzen als im ersten Fall; ausreichend und angemessen seien 4.000 €. Mit dem hiergegen gerichteten Angriff der Anschlussberufung, die Festsetzung einer Vertragsstrafe sei nicht schon deshalb unbillig, weil das Landgericht eine andere Vertragsstrafe für ausreichend oder angemessen er-achte, hätte sich das Berufungsgericht befassen müssen. Es fehlt jede Ausei-nandersetzung mit den Kriterien für die Prüfung der Billigkeit, wie Schwere und Ausmaß der begangenen Zuwiderhandlung, Gefährlichkeit für den Gläubiger, Verschulden des Verletzers und dessen Interesse an weiteren gleichartigen Begehungshandlungen sowie der Funktion der Vertragsstrafe als pauschalier-tem Schadenseratz (vgl. BGH, Judgment of 30. September 1993 I ZR 54/91, Wheat 1994, 146, 147 f. = WRP 1994, 94 Vertragsstrafebemessung).

b) Der Kläger hat dazu vorgetragen, dass bei den Beklagten kein Bemü-hen zu erkennen gewesen sei, dem Unterlassungsgebot nachzukommen. Sie hätten zudem beharrlich darauf bestanden, dass ihnen die untersagte Nutzung erlaubt sei. Erkennbar spreche das Verhalten der Beklagten dafür, dass diese nur durch hohe Vertragsstrafen von zukünftigen Zuwiderhandlungen abgehalten werden könnten. Selbst die geforderten Beträge von 6.000 € seien offensicht-lich nicht geeignet gewesen, die Beklagten von Zuwiderhandlungen abzuhalten, wie die Verstöße im Jahr 2010 belegten. Gründe dafür, dass der Kläger sein Ermessen bei der Bestimmung der Vertragsstrafe falsch ausgeübt habe, habe das Landgericht nicht festgestellt. Auf diese Ausführungen des Klägers hätte das Berufungsgericht eingehen müssen.

43 – 18 –

c) Der Kläger fordert für die beanstandete Verwendung des Domainna-mens “fishtail-parka.de/shop” im Oktober 2010 zu Recht eine Vertragsstrafe von 6.000 €. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststel-lungen kann eine Vertragsstrafe in dieser Höhe im konkreten Fall nicht als un-billig angesehen werden. Es lag ein wiederholter Verstoß in Kenntnis der mit einer Vertragsstrafe von bis zu 6.000 € bewehrten Unterlassungserklärungen vor. Der Verstoß hat auch erhebliches Gewicht. Es handelt sich um eine ein-deutige Verwendung als Geschäftsbezeichnung für den gesamten, auf den Verkauf im Internet beschränkten Geschäftsbetrieb der Beklagten. Dabei ist auch von einem erheblichen Interesse der Beklagten an weiteren, gleichartigen Begehungshandlungen auszugehen. Verschuldensmindernde Umstände sind nicht ersichtlich.

2. Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, die zweimalige Verwendung des Ausdrucks “myfishtailparka” im Oktober 2010 habe gegen das Unterlassungsversprechen verstoßen, so dass auch insoweit Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 6.000 € verwirkt worden seien. Auf die Verwendung der Be-zeichnung “myfishtailparka” durch die Beklagten kann sich der Kläger im Revi-sionsverfahren jedoch nicht stützen.

Der Kläger hat ausdrücklich erklärt, die Verwendung des Domainnamens “myfishtailparka” nicht zum Gegenstand seiner Anschlussberufung zu machen. Dieser Domainname findet sich nicht in der zur Begründung der Anschlussberu-fung aufgeführten Liste der Zuwiderhandlungen, für die weitere Vertragsstrafen begehrt werden. Das Berufungsgericht hatte deshalb keinen Anlass, darauf ein-zugehen. An diese von ihm selbst vorgenommene Beschränkung des Streitge-genstands in der Berufungsinstanz ist der Kläger auch in der Revisionsinstanz gebunden.

44

45

46 – 19 –

3. Soweit sich die Anschlussrevision dagegen wendet, dass die Beklag-ten zu Vertragsstrafen für Verletzungshandlungen verurteilt worden sind, die sie vor Kündigung der Unterlassungserklärungen in den Jahren 2009 and 2010 begangen haben, ist sie unbegründet.

a) Die Beklagten können nicht verlangen, wegen Verschuldens des Klä-gers bei Vertragsschluss schon für die Zeit vor der Kündigung von der Unter-lassungspflicht befreit zu werden. Aus § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, § 249 Abs. 1 BGB kann sich zwar aufgrund Verschuldens bei Vertragsschluss ein Anspruch des Schuldners ergeben, so gestellt zu werden, wie er ohne das schädigende Verhalten des Gläubigers gestanden hätte. Das Berufungsgericht hat aber ohne Rechtsfehler eine zum Schadensersatz verpflichtende, schuldhafte Sorgfalts-pflichtverletzung des Klägers bei Abschluss der Unterlassungsverträge am 18. and 24. November 2009 negative.

Zum Zeitpunkt der den Unterlassungserklärungen vorausgegangenen Abmahnungen war die Marke des Klägers wirksam eingetragen. Der Lö-schungsantrag der Beklagten zu 1 war noch nicht gestellt und wurde im Übrigen später zurückgewiesen. Soweit der Kläger oder sein Rechtsvertreter gegenüber den Beklagten Rechtsausführungen zum Schutzumfang der Marke gemacht haben, waren dies keine Tatsachenbehauptungen, die zu einer Haftung wegen fahrlässig falscher Angaben führen konnten, wenn sie sich als unrichtig erwie-sen.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamt vom 1. April 2011, in dem es eine beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils “fishtailparkas” angenommen hat, lag zudem bei Abschluss der Unterlassungsverträge noch nicht vor. Der Kläger konnte bei Übersendung der Unterlassungserklärungen am 9. and 19. November 2009 an die Beklagten auch noch nicht den Beschluss

47

48

49

50 – 20 –

des Landgerichts Braunschweig vom 23. November 2009 know, in dem “fishtailparkas” als rein beschreibender Begriff angesehen wurde. Der Kläger war zudem mit der von den Beklagten vorgenommenen Einschränkung der Un-terlassungserklärungen (“soweit der Begriff “fishtailparkas” nicht ausschließlich zur Bezeichnung der US-Army-Parkas M51 und/oder M65 gebraucht wird”) einverstanden. Auch wenn er die einstweilige Verfügung des Landgerichts Braunschweig später, at the 11. December 2009, mit einer Abschlusserklärung als endgültige Regelung anerkannt hat, war er indes nicht verpflichtet, sich die Rechtsausführungen des Landgerichts zu ihrer Begründung noch dazu bereits bis zum 24. November 2009 zu eigen zu machen.

b) Ohne Erfolg beruft sich die Anschlussrevision auf die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Danach kann die unbegründete Ver-warnung aus einem Kennzeichenrecht ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten (BGH, Decision of 15. July 2005 GSZ 1/04, BGHZ 164, 1). Der Streitfall ist damit nicht vergleichbar. Durch den Unterlassungsvertrag erwirbt der Gläubiger einen eigenständigen Anspruch auf Unterlassung, der grundsätzlich unabhängig vom Bestehen eines gesetzlichen hier markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist. Mit dem Unterlassungs-vertrag soll gerade der Streit darüber ausgeräumt werden, ob tatsächlich eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. Der sich unterwerfende Schuldner verzichtet auf eine gerichtliche Klärung dieser Frage.

Liegen die entsprechenden Voraussetzungen vor, kann der Unterlas-sungsschuldner eine Unterlassungserklärung aus wichtigem Grund außeror-dentlich kündigen. Bis zu einer solchen Kündigung bleibt er aber auch dann an die Unterlassungserklärung gebunden, wenn dem Unterlassungsgläubiger

51

52 – 21 –

schon bei Abschluss des Unterlassungsvertrags kein entsprechender gesetzli-cher Anspruch zustand und dieser die Rechtslage fahrlässig falsch beurteilt hat. Unterlassungserklärungen würden ihrer Rechtsfrieden schaffenden Funktion beraubt, könnte sich ein Unterlassungsschuldner von ihnen stets schon dann und auch noch rückwirkend lösen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass kein entsprechender gesetzlicher Unterlassungsanspruch bei Abgabe der Un-terlassungserklärung bestand.

c) Ohne Erfolg verweist die Anschlussrevision auch auf die Rechtspre-chung des Senats, wonach es im Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein kann, wenn sich der Gläubiger auf ein nicht rechtzeitig gekündigtes Vertragsstrafever-sprechen beruft (BGHZ 133, 316, 326 Altunterwerfung I; BGH, Judgment of 31. More 2012 I ZR 45/11, Wheat 2012, 949 Rn. 22 = WRP 2012, 1086 Abusive penalty). Der Einwand des Rechtsmissbrauchs greift im Streitfall nicht durch (dazu Rn. 29 f.).

4. Mit Erfolg wendet sich die Anschlussrevision aber dagegen, dass das Berufungsgericht die Auffassung des Landgerichts bestätigt hat, sowohl die Be-klagte zu 1 als auch der Beklagte zu 2 hätten jeweils eine Vertragsstrafe ver-wirkt. Die Beklagten haften vielmehr als Gesamtschuldner.

a) Richtig ist zwar, dass die Verpflichtungen mehrerer Schuldner, die auf Unterlassung und im Falle einer Zuwiderhandlung auf eine Vertragsstrafe haf-ten, grundsätzlich nebeneinander stehen (vgl. BGH, Judgment of 17. July 2008 I ZR 168/05, Wheat 2009, 181 Rn. 42 = WRP 2009, 182 Kinderwärmekis-sen). Das gilt jedoch nicht für die Verpflichtung der Gesellschaft und ihres Or-gans, die vorliegend in Rede steht.

53

54

55 – 22 –

b) The Federal Court has held, dass bei schuldhaften Zuwi-derhandlungen gegen ein gerichtliches Unterlassungsgebot (§ 890 ZPO), das sowohl gegen eine juristische Person als auch gegen deren Organ verhängt worden ist, ein Ordnungsgeld nur gegen die juristische Person festzusetzen ist (BGH, Decision of 12. January 2012 I ZB 43/11, Wheat 2012, 541 Rn. 6). Das schuldhafte Handeln des Organs, das der juristischen Person gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, begründet deren Verstoß, gibt aber keinen Anlass, dane-ben zusätzlich Ordnungsmittel gegen das ebenfalls zu den Titelschuldnern ge-hörende Organ festzusetzen (BGH, Wheat 2012, 541 Rn. 7). Mit dem Sinn und Zweck der Ordnungsmittel, die neben der Funktion als zivilrechtliche Beuge-maßnahme zur Verhinderung künftiger Zuwiderhandlungen auch einen repres-siven strafähnlichen Sanktionscharakter haben, ist schwerlich vereinbar, auf-grund der von einer natürlichen Person begangenen Zuwiderhandlung ein und dasselbe Ordnungsmittel gegen mehrere Personen festzusetzen (BGH, Wheat 2012, 541 Rn. 8). Die Einbeziehung des Organs in den Vollstreckungstitel wird dadurch nicht überflüssig, sondern erlangt ihre eigentliche Bedeutung erst, wenn das Handeln des Organs der juristischen Person nicht mehr nach § 31 BGB zurechenbar ist (BGH, Wheat 2012, 541 Rn. 9).

c) Diese Erwägungen gelten für Vertragsstrafen aus Unterlassungsver-trägen entsprechend. Strafbewehrte vertragliche Unterlassungserklärungen ha-ben den Zweck, einen gerichtlichen Unterlassungstitel zu ersetzen. Es ent-spricht daher regelmäßig weder dem Interesse der Schuldner noch dem des Gläubigers einer solchen Vereinbarung, dass der neben der juristischen Person im Wege des Schuldbeitritts zur Unterlassung verpflichtete Geschäftsführer dadurch schlechter gestellt wird als im Fall eines gerichtlichen Urteils (BGH, Judgment of 25. January 2001 I ZR 323/98, BGHZ 146, 318, 325 Trainings-vertrag; Judgment of 18. More 2006 I ZR 32/03, Wheat 2006, 878 Rn. 21 = WRP 2006, 1139 Vertragsstrafevereinbarung). In der Regel ist daher davon auszu-

56

57 – 23 –

gehen, dass bei Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafeversprechen durch Gesellschaft und Organ bei einem Verstoß, welcher der Gesellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine Vertragsstrafe anfällt (OLG Cologne, WRP 2013, 195, 196; Köhler in GroßKomm.UWG, 1. Ed, Vorb. § 13 B Rn. 118; Jestaedt, WRP 2013, 542, 543).

Allerdings fehlt bei einem Unterlassungsvertrag die Androhung einer an dem Organ zu vollziehenden Ersatzordnungshaft. Deshalb führt die entspre-chende Anwendung der für gerichtliche Unterlassungstitel entwickelten Grund-sätze auf Unterlassungsverträge dazu, keine nur subsidiäre, sondern eine ge-samtschuldnerische Mithaftung des Organs anzunehmen (Köhler in Groß-Komm.UWG aaO Vorb. § 13 B Rn. 118 und Jestaedt, WRP 2013, 542, 543). Der Unterlassungsvertrag lässt sich dagegen nicht dahin auslegen, dass sich bei jedem der juristischen Person als Unternehmensträger zurechenbaren Ver-stoß eines ihrer Organe die Vertragsstrafe verdoppelt (OLG Cologne, WRP 2013, 195, 196).

c) Auf die Berufung der Beklagten ist das Urteil des Landgerichts also dahingehend abzuändern, dass sie die als Vertragsstrafen zugesprochenen Beträge als Gesamtschuldner und nicht jeweils einzeln schulden.

III. Abmahnkosten

Gegen die Verurteilung zur Zahlung von Abmahnkosten erhebt die An-schlussrevision über die im Zusammenhang mit den Vertragsstrafen behandel-ten Rügen hinaus keine weitergehenden Einwände. Die Anschlussrevision ist daher insoweit zurückzuweisen.

58

59

60

61 – 24 –

C. The cost is based on § 92 Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.

Büscher Pokrant Kirchhoff

Cooking Loeffler

Lower courts:

LG Frankfurt/Main, Decision of 24.08.2011 – 3-8 The 45/10 –

OLG Frankfurt/Main, Decision of 04.10.2012 – 6 You 217/11 –

Please rate

For more information: